Con questo articolo, vengono esaminate le caratteristiche distintive dei due sistemi di tutela dei marchi, i criteri di scelta strategica per le imprese e le principali novità in materia di marchi non convenzionali, con particolare riferimento agli sviluppi legati all’economia digitale, alla luce delle recenti riforme normative (in particolare, il D.Lgs. 63/2018, nonché il Reg. UE 2017/1001).

1. Il marchio: funzione economica e duplice tutela

Il marchio costituisce uno dei principali asset intangibili dell’impresa moderna, assolvendo funzioni essenziali: distintiva (identificare l’origine commerciale del prodotto), di garanzia della qualità e pubblicitaria. Dal punto di vista giuridico, il marchio è definito come «ogni segno rappresentabile idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese» (art. 7 CPI e art. 4 Reg. UE 2017/1001). Le sue caratteristiche fondamentali sono la novità e la liceità. L’ordinamento italiano e quello europeo offrono agli operatori economici una duplice possibilità di protezione: la registrazione nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e la registrazione europea presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO), cui si affianca il sistema internazionale di Madrid per la tutela extra-europea.

2. La registrazione del marchio nazionale

Il marchio nazionale è disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), profondamente riformato dal D.Lgs. 63/2018 in attuazione della direttiva UE 2015/2436. La procedura di registrazione presso l’UIBM si articola in sei fasi: 1) deposito telematico della domanda (con tassa ridotta pari ad euro centosettantasette per la prima classe merceologica); 2) esame formale; 3) pubblicazione nel Bollettino UIBM; 4) periodo di opposizione (fissato in tre mesi, l’azione si propone dinanzi all’UIBM); 4) esame sostanziale limitato ai soli impedimenti assoluti; 5) registrazione finale. La durata complessiva tra i cinque ed i sette mesi in assenza di opposizioni.

È rilevante sottolineare che l’UIBM non effettua un esame approfondito sulle anteriorità: spetta agli eventuali titolari di diritti anteriori proporre opposizione entro il termine. Il marchio registrato ha validità decennale, rinnovabile illimitatamente nel periodo di validità, con efficacia limitata al territorio italiano. Il titolare gode del diritto esclusivo di utilizzare il marchio e di vietarne l’uso a terzi per prodotti o servizi identici o affini (art. 20 CPI). Tuttavia, qualora il marchio non sia stato utilizzato in maniera effettiva entro cinque anni dalla registrazione, tale da creare un valore di avviamento, si determina la decadenza dal diritto di utilizzazione esclusiva per il fenomeno della volgarizzazione del marchio, ossia sia diventato denominazione generica del prodotto per acquiescenza del titolare oppure per ingannevolezza sopravvenuta. Tale procedimento amministrativo non è automatico, ma soggetto a richiesta all’UIBM da parte di eventuali interessati (Art. 184-bis CPI, modificato dal D.M. 180/2022 in ossequio a regolamento UE 2017/1001 e direttiva UE 2015/2436).

3. Il marchio dell’Unione Europea presso EUIPO

Il marchio dell’Unione Europea è disciplinato dal Reg. UE 2017/1001 (che ha sostituito il precedente Reg. 207/2009). Caratteristica distintiva di questo strumento è il suo carattere unitario: un’unica domanda presso l’EUIPO, con sede ad Alicante, garantisce protezione in tutti i ventisette Stati membri. La procedura è per molti versi analoga a quella nazionale: 1) deposito online obbligatorio (tassa base pari ad ottocentocinquanta euro per una classe); 2) esame formale e sostanziale (solo impedimenti assoluti); 3) pubblicazione; 4) opposizione (si avvia un’azione apposita dinanzi alla EUIPO della durata di tre mesi, con il c.d. cooling-off period obbligatorio di due mesi, volto a favorire accordi stragiudiziali, nel corso dei quali l’azione di opposizione rimane sospesa in quanto il tentativo di conciliazione rappresenta condizione di procedibilità obbligatoria per ottenere la tutela di cui sopra); 5) registrazione. I tempi sono leggermente più brevi: tra i quattro ed i sei mesi in assenza di opposizioni.

Il sistema presenta vantaggi evidenti in termini di estensione territoriale ed economicità per chi opera in più paesi UE. Tuttavia, comporta anche rischi: un’anteriorità anche in un solo Stato membro può impedire la registrazione dell’intero marchio UE; l’obbligo d’uso va dimostrato almeno in uno Stato dell’Unione, ma non necessariamente in tutti. Il marchio registrato ha ugualmente validità decennale con rinnovabilità illimitata nel periodo di validità in tutti i paesi UE. L’eventuale decadenza si attua presso EUIPO con procedimento amministrativo simile a quanto sopra descritto per la disciplina nazionale.

Di seguito, uno schema riepilogativo consistente nel confronto della disciplina tra il marchio nazionale rispetto al marchio UE:

4. Novità legislative e marchi non convenzionali

Le riforme del 2017-2019 hanno introdotto modifiche significative. La principale riguarda l’abolizione dell’obbligo di rappresentazione grafica: oggi il marchio può essere rappresentato «in qualsiasi forma idonea» (art. 7 CPI novellato). Questa apertura ha favorito la registrabilità dei c.d. marchi non convenzionali: marchi di colore (es. il rosso associato ad un noto produttore italiano di automobili di lusso), sonori (jingle associato ad una azienda di trasporto pubblico tedesco), olfattivi (profumi, ancora dibattuti), di movimento e multimediali. La dodicesima edizione della Classificazione di Nizza (gennaio 2024) ha inoltre introdotto nuove voci per NFT, beni virtuali nel metaverso e servizi di marketplace digitali, rispondendo alle esigenze dell’economia digitale.

Altre novità includono: estensione dei diritti esclusivi del titolare anche contro preparativi alla commercializzazione e import-export (art. 20 CPI); semplificazione delle procedure di opposizione con maggiore digitalizzazione; introduzione del cooling-off period obbligatorio di due mesi nelle opposizioni EUIPO per incentivare accordi stragiudiziali; riduzione delle tasse EUIPO (da euro novecento ad euro ottocentocinquanta per la prima classe merceologica).

5. Criteri di scelta strategica

La scelta tra marchio nazionale e marchio UE dipende da diversi fattori. Il marchio nazionale è preferibile per: business esclusivamente o prevalentemente italiano; budget limitato (startup, PMI in fase iniziale); settori locali/regionali. Il marchio UE è invece indicato per: attività con vocazione europea; e-commerce con clientela transnazionale; export in più paesi UE; economicità complessiva quando si intende proteggere il marchio in almeno tre-quattro Stati membri.

Alcune imprese adottano una strategia mista: registrazione sia nazionale (Italia) sia europea, garantendo un doppio livello di protezione particolarmente utile in settori ad alto rischio di contraffazione. Per la protezione extra-europea, il Sistema di Madrid (amministrato da WIPO) consente di estendere un marchio nazionale o UE a oltre 130 paesi attraverso un’unica procedura centralizzata.

6. Conclusioni

Le riforme del 2017-2019 hanno portato a una sostanziale armonizzazione tra disciplina nazionale ed europea, pur mantenendo differenze procedurali e di costo. L’evoluzione normativa risponde alle sfide dell’economia digitale (marchi nel metaverso, NFT) e rafforza la tutela attraverso strumenti processuali più snelli. Per le imprese, una consapevole strategia di protezione — che valuti attentamente territorio, costi, rischi di anteriorità e prospettive di espansione — è essenziale per valorizzare il proprio patrimonio immateriale e difendersi efficacemente dalla contraffazione.

A cura di: Filippo Pannarale

Bibliografia essenziale

VANZETTI – V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, 2021.

GALLI (a cura di), Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale, UTET, 2023.

FLORIDIA, Novità legislative in materia di marchi, in AIDA, 2019, 450 ss.

MARCHETTI, Marchi non convenzionali dopo la riforma del 2019, in Dir. ind., 2020, 123 ss.

Galgano, Diritto Privato, ventesima edizione, CEDAM

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, ordinanza del 2 agosto 2008 (reperibile qui: https://www.iplawgalli.it/wp-content/uploads/2014/11/NEWSLETTER_Settembre-2008.pdf )

Tribunale dell’Unione europea, causa T-288/24, sentenza del 10 settembre 2025 (reperibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62024TJ0288)

EUIPO: https://guidelines.euipo.europa.eu/

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